專利撰寫與申請實務 基於美國先例見解：Patent drafting and prosecution practices based on US case law

　　專利訴訟進行攻防時，法院解釋的專利權範圍與專利申請人當初的規劃相同嗎？

　　專利申請人在說明書裡不經意記載的幾個字、審查過程的修正或意見陳述、取得專利後的更正，這些是否會導致競爭對手得以輕易迴避設計嗎？

　　著者在本書裡從美國聯邦巡迴上訴法院判決切入，借鏡個案事實進而深入解析先例見解，回饋於說明書撰寫與答辯時的實務指南。內容所涵蓋的範疇，包括了請求項解釋、記載要件、進步性、雙重專利、貢獻原則、延續案，同時在設計專利等實體面，更涵蓋了資訊揭露義務等程序面，將抽象的先例見解，很精心地轉化為具體的教戰守則，非常值得專利從業人員及研究者參考，也是有心成為專利師的讀者最佳的指南。
 

作者簡介

盧建川

　　現職
　　．廣流智權事務所副所長

　　資格／證照
　　．台灣專利師
　　．美國專利代理人（資格）
　　．中國專利代理師（資格）
　　．富蘭克林皮爾斯智慧財產法學者（Franklin Pierce IP Law Scholar）

　　學歷
　　．美國新罕布什州大學富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產碩士（UNH Franklin Pierce School of Law）
　　．交通大學科技管理研究所碩士
　　．台灣科技大學機械工程技術系學士
　　．高雄科技大學自動控制組畢

　　經歷
　　．亞洲專利代理人協會（APAA）台灣總會－常務監事、理事、商標委員會召集人
　　．中華民國專利師公會－監事、美國事務委員會主委、商標實務委員會主委、專利師權利維護委員主委、專利師職前訓練講師
　　．台灣商標協會理事
　　．智慧財產局－專利審查官訓練班講師、專利審查品質諮詢委員、績優審查官評選委員
 

致謝辭    
推薦序     為客戶寫出能在訴訟上獲取勝利的專利是專利師最重要的使命／宋皇志    
推薦序     導水匯百川，智慧廣流傳／李文賢    
自序    
略語或英文縮寫表        
先例索引       

第一章 基於先例見解的說明書撰寫及申請實務        
一、    專利說明書應載明事項及依先例見解建議注意事項
1.    發明名稱
2.    摘要
3.    技術領域
4.    先前技術
5.    發明內容
6.    實施方式
二、資訊揭露義務（information disclosure statement）
三、審查意見之處理
1.    申請專利範圍解釋
2.    引證案之適格性
3.    新穎性與進步性之答辯策略
4.    雙重專利核駁與答辯
5.    意見陳述
四、延續案
五、再發證（reissue）
六、設計專利

第二章    基於先例見解的申請專利範圍撰寫實務        
一、概述
二、請求項前言是否是限制條件
三、請求項記載物理特性
四、請求項記載相對性用語
1.    請求項記載大約（approximations）
2.    請求項特徵參考至一外部物件，而該外部物件是變動的
3.    請求項記載程度用語（terms of degree）
4.    其他相對性用語
5.    主觀性用語（subjective terms）
五、請求項記載功能性用語
1.    功能用語（功能界定物）
2.    手段功能用語（means plus function，MPF）、步驟功能用語（step plus function，SPF）
六、與侵權判斷有關的明確性問題
七、請求項差異原則
八、請求項記載「量詞＋元件清單」
九、請求項記載附隨限制條件
十、請求項記載製法界定物
十一、請求項記載may、can
十二、請求項記載印刷物（printed matter）

第三章    基於記載要件先例見解的說明書撰寫實務        
一、概述
二、考量明確性先例之說明書撰寫
三、考量書面敘述先例之說明書撰寫
1.    說明書支持請求項記載的數值或數值範圍
2.    說明書支持功能用語與手段功能用語 071
3.    請求項組合之範圍比說明書最大範圍實施例還廣
4.    子案請求項得到母案支持
5.    各元件間不同組合的支持（中位概括）
四、考量可據以實現先例的說明書撰寫

第四章    申請專利範圍解釋先例        
一、最廣泛合理解釋的先例
二、通常意涵的例外—自行放棄的先例
三、前言是否是限制條件的先例
四、請求項用語解釋的先例
五、複合用語與製法界定物的先例
六、用語解釋後發明人變更的先例

第五章    記載要件先例        
一、明確性先例
二、書面敘述先例
三、可據以實現先例
四、專利範圍涵蓋了無法操作的實施例，無效？

第六章 進步性與雙重專利先例        
一、KSR先例後的進步性研究
二、不具進步性之合理論述相關先例
三、適格引證案之先例
四、印刷物之可專利權重相關先例
五、雙重專利先例

第七章    貢獻原則先例        
一、台灣專利侵權判斷流程與貢獻原則的關係
二、歷年美國最高法院先例
三、歷年CAFC先例
四、綜整各美國先例見解
五、考量揭露貢獻原則淺談撰寫與答辯技巧
六、2020年貢獻原則先例

第八章    延續案與資訊揭露義務相關先例        
一、延續案（continuing applications）先例
二、    資訊揭露義務（information disclosure statement）先例
第九章    其他先例        
一、設計專利之功能性特徵
二、再發證（reissue）